从专利审查实践角度理解诚实信用原则

李春雨 高玉江

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，天津 300300

我国最新修正的《专利法》自2021年6月1日起实施，在《专利法》第二十条中，新增了“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”［1］。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。其立法本意是为了同时保护专利权人的合法权益与保护公共利益或者他人合法权益，谋求当事人之间的利益平衡，以及当事人与社会之间的利益平衡。在申请专利的时候，申请人必须诚实守信；
在行使专利权的时候，专利权人不得滥用专利权，造成对公共利益或者他人合法权益的损害［2］。本文将从专利审查实践的角度对诚实信用原则在专利申请和审查中进行解释，以便更好地指导专利审查，规范专利申请和行使专利权。

诚实信用是市场经济活动中的道德准则，用于平衡当事人之间的利益和当事人与社会之间的利益，能够维持市场道德秩序。因此，违反诚实信用原则会违反社会公德，甚至可能违反法律规定，可能造成公共利益或者他人合法权益受损。基于此，对诚实信用原则与《专利法》第五条违反法律、社会公德或者妨害公共利益的关系进行解释说明。

《专利法》第五条规定：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。该法条用于限定发明创造的技术方案本身，发明创造本身的公开、使用或者制造，违反了相关法律的规定，有悖善良风俗，违背了社会公共道德，扰乱秩序，损害社会公共利益。该法条针对的是专利保护的客体问题。

《专利法》第二十条规定的诚实信用原则要求申请人诚实守信进行专利申请，专利权人在行使专利权时不能滥用专利权。

通过以上分析可知，诚实信用原则与《专利法》第五条并非竞合条款，二者没有实质性的关联性，相关利害关系人在主张自身专利时一定要明确法条适用原则，如果针对的是发明创造本身不属于授权条件的客体问题，此时应该选择《专利法》第五条请求主张；
如果申请人的专利申请行为和专利权人行使专利权的行为造成损害的，此时应该选择《专利法》第二十条关于诚实信用原则的规定请求主张。

由于诚实信用原则为新增法条，目前没有明确规定何种行为属于违反诚实信用原则。本文通过梳理，认为在专利申请中违反诚实信用原则存在以下情形。

（一）非正常申请专利行为

根据国家知识产权局第411号《关于规范申请专利行为的办法》的公告，其制定该办法的宗旨就是为了打击违反诚实信用原则从事非正常申请专利行为。该办法指出任何单位或者个人均可能成为非正常申请专利行为的主体，目的是坚决制止不以创新为目的、谋取不正当利益的非正常专利申请行为。

根据该办法的规定可知，从事非正常专利申请是一种典型的违反诚实信用原则的具体行为，《关于规范申请专利行为的办法》对于非正常专利申请行为的认定和处理有了明确的规定，对于打击非正常专利申请做到了有法可依。在该办法中，不仅对申请人的非正常申请专利行为作了详细的列举，还对专利代理机构、专利代理师，或者其他机构或个人的行为进行了限制。该办法对专利申请行为遵循诚实信用原则给予了明确指引，申请人、代理机构、代理人等应积极遵守该规定。

（二）违反相关约定或法律的专利申请行为

众所周知，一项专利技术在公开前属于非公众能够获得的状态，根据《反不正当竞争法》第九条第四款的规定，商业秘密是指不为公众所知悉，且具有商业价值并经权利人采取相应的保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。对于一项专利技术，在公开前一般不为公众所知悉，专利本身的技术具有一定的价值，在采取了保密措施后，一项专利技术一般被认定为商业秘密。

在一项技术形成过程中，可能会涉及技术开发；
在专利技术形成后，可能会涉及技术许可和技术转让等。由于第三人没有及时申请专利或者按照技术秘密进行保护，可能会造成他人获取该技术并进行专利申请，此种行为可能构成专利申请行为违反相关约定或法律造成损害的行为，具体有如下表现形式。

1.合法获取技术秘密而违反约定进行专利申请。合法获取技术秘密是指从合法途径获取技术秘密，例如技术秘密开发合同中的被委托方、技术秘密许可合同中的被许可人、本单位职工违反竞业限制的，他们在获取技术秘密时是合法的。但是，他们违反了约定而将他人的技术秘密进行专利申请并进行公开，属于非法披露商业秘密的情形，同时也违反了当事人之间的合同约定。此种专利申请行为同样也违反了诚实信用原则，符合《专利法》第二十条的规定。

2.非法获取技术秘密并进行专利申请。非法获取技术秘密是指出于不正当的商业目的，采取盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子入侵等手段直接获取技术秘密的行为，还包括教唆、引诱、帮助他人违反保密义务获取技术秘密的行为。此种行为属于不正常竞争行为，必然违反了诚实信用的习惯。将该获取的技术秘密进行专利申请必然属于违反了诚实信用原则，符合《专利法》第二十条的规定。

在将来的专利审查实践中，必然会遇到第三人主张专利申请违反诚实信用原则请求驳回的情形，此时，如何进行专利审查是面临的一个新的挑战。

基于目前的《专利审查指南》，根据《专利法》第三十五条的规定对发明专利进行实质审查，目的在于确定发明专利申请是否应当被授予专利权［3］；
根据《专利法》第三十九条的规定，在发明专利实质审查过程中，如果申请人经过修改克服驳回缺陷，或者没有驳回缺陷，应当做出授予发明专利权的决定；
根据《专利法》第三十八条的规定，在发明专利实质审查过程中，如果申请人经过修改未能克服驳回缺陷，应当驳回专利申请。根据指南规定，实质审查针对的申请文件是说明书和权利要求，重点审查其是否存在《专利法实施细则》第五十三条的规定。《专利法实施细则》第五十三条规定的驳回发明专利申请的情形有：《专利法》第五条（不授予专利权的情形）、第二十五条（不授权客体的情形）、第二条第二款（发明创造的范围）、第二十二条（新颖性、创造性、实用性）、第二十六条第三款（说明书清楚、完整、公开充分）、第二十六条第四款（权利要求书支持、清楚、简要）、第二十六条第五款（遗传资源）、第三十一条第一款（单一性）、第九条（同一发明创造只授一项专利）、第三十三条（修改超范围），《专利法实施细则》第二十条第一款（独立权利要求和从属权利要求的撰写规范）、第二十条第二款（必要技术特征）、第四十三条第一款（分案申请）。

由此可以确定，《专利法》第二十条并非实质审查适用法条，审查员没有权力使用《专利法》第二十条驳回发明专利申请。

在《关于规范申请专利行为的办法》第三条中指出，排查非正常专利申请的手段主要有专利局主动识别和根据举报得知两种途径，其中，专利局主动识别途径包括申请受理、初审、实审、复审等各阶段、全流程。根据该办法的非正常申请专利行为的界定规则，如果初步认定可能属于非正常专利申请后，专利局可以启动专门审查程序，通过下发通知方式告知申请人停止非正常专利申请行为，按照相关规定主动撤回相关专利申请。申请人在收到通知后，需要在规定的时间内进行处理，如果认为申请行为符合相关法律要求，可以提交意见陈述和证明材料，证明其专利申请行为属于正常专利申请行为。由此可知，目前针对非正常专利申请，实质审查员可以根据该办法，在初步认定存在本办法所称非正常申请专利行为的，在获得授权的情况下启动专门审查程序，通过下发通知的方式告知申请人，停止非正常专利申请行为和主动撤回相关专利申请，仍然没有规定审查员可以驳回发明专利申请。需要明确的是，该审查程序仅适用于由于非正常专利申请行为违反诚实信用原则的情形，仅能要求申请人立即停止有关行为，并在指定的期限内主动撤回相关专利申请或法律手续办理请求，不能驳回专利申请。

（一）对于被认定为非正常的专利申请行为

根据《关于规范申请专利行为的办法》规定，申请人认为非正常申请专利行为初步认定不属实的，需要在规定的时间内提交证明材料，证明其专利申请行为属于正常专利申请行为［4］。如果逾期没有进行处理，专利申请将会被视为撤回。经申请人陈述意见后，国家知识产权局仍然认为属于本办法所称非正常申请专利行为的，可以依法驳回相关专利申请，或者不予批准相关法律手续办理请求。申请人对于国家知识产权局上述决定不服的，可以依法提出行政复议申请、复审请求或者提起行政诉讼。因此，在专利申请被初步认定为非正常专利申请后，申请人的法律救济方法有：申请人可以收集证明材料，并积极进行意见答复，如果因非正常专利申请被驳回，可以提出行政复议申请、复审请求或者提起行政诉讼。

根据《关于规范申请专利行为的办法》规定，如果非正常专利申请行为造成一定影响，情节较为严重，将不予减缴专利费用；
即使已经减缴了，仍然需要进行补缴。如果是屡犯等情节严重的，自认定非正常申请专利行为之日起5年内对其专利申请不予减缴专利费用。对于从事非正常专利申请人的单位和个人，违反《刑法》的规定涉嫌构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。因此，存在非正常申请专利行为的申请人会面临不能享受减缴专利费用的实惠，对于情节严重的可能会触犯刑法，承担刑事责任。

根据《关于规范申请专利行为的办法》规定，对于专利代理机构、专利代理师，存在代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的，中华全国专利代理师协会将对专利代理机构或者专利代理师进行行业自律处分，对于屡犯等情节严重的，由国家知识产权局或者管理专利工作的部门依法依规进行处罚。对于存在上述行为的其他机构或个人，由管理专利工作的部门根据查处无资质专利代理行为的有关规定进行处罚，违反其他法律法规的，依法移送有关部门进行处理。因此，存在非正常申请专利行为的代理机构或者代理人等同样需要承担行政或者刑事责任。

（二）违反相关约定或法律的专利申请行为

在专利申请授权前，第三人可以积极收集被侵权证据，证明专利申请人违反了诚实信用原则，特别是可以积极提供专利申请人进行非正常申请专利行为线索，供实质审查员参考。在专利授权后，第三人可以根据《专利法》第二十条向国家知识产权局请求行政复议。

在合法获取技术秘密进行专利申请的情况下，第三人可以根据技术开发合同、技术许可合同、竞业限制等的具体约定，按照《民法典》《劳动合同法》等的相关要求，对本专利申请人提起民事诉讼，要求履行合同约定。因违约造成第三人损失的，第三人可以根据约定请求停止侵权和赔偿损失等。

在侵犯技术秘密的情形下，第三人可以根据《反不正当竞争法》寻求民事救济，通过制止侵权，追究损害赔偿责任保护；
也可以请求停止侵权等行政救济；
对于侵权情节特别严重的，构成犯罪的，可以采取刑事救济。专利申请人可能需要承担停止侵害、赔偿损失、惩罚性赔偿等民事责任；
还可能需要承担停止侵权、没收违法所得、罚款等行政法律责任；
如果给第三人造成重大损失等严重后果的，可能需要承担刑事责任。

最新修改的《专利法》中规定了“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”，对专利申请和专利权行使给予了规定，本文立足立法本意，提出诚实信用原则保护专利权人的合法权益与保护公共利益或者他人合法权益并重，从专利申请违反诚实信用原则的情形探讨、如何根据诚实信用原则进行专利实质审查、违反诚实信用原则的法律救济以及需要承担的法律责任等多个角度分析该法条，为专利申请和专利审查提供一定的根据。

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